1. MALAFEDE E NULLITÀ DEL MARCHIO. 2. GLI ELEMENTI RILEVANTI E IL CONCETTO DI MALAFEDE NELLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO. 3. LA CONOSCENZA DEL MARCHIO ANTERIORE. 4. LE INTENZIONI DEL RICHIEDENTE.

1. Malafede e nullità del marchio.           

Il Tribunale UE (Case T-592/20) si è recentemente espresso su uno dei motivi di nullità assoluta del marchio, vale a dire la malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione.

Il caso vedeva contrapposte due imprese, delle quali l’una era titolare di un marchio anteriore non europeo, utilizzato però anche in uno Stato membro, mediante un partner commerciale; l’altra, invece, era titolare di un successivo marchio europeo figurativo. Il secondo marchio – quello contestato – inglobava la denominazione del marchio anteriore ed era stato registrato per la stessa categoria di prodotti.

La Commissione di Ricorso dell’EUIPO aveva dunque ritenuto invalido il marchio contestato, in quanto depositato in malafede, al fine di avvantaggiarsi del posizionamento di mercato già raggiunto dal marchio anteriore non europeo, sprovvisto in Europa di apposita protezione formale.

Nel presente contributo si esamineranno brevemente i ragionamenti svolti dal Tribunale in merito alla malafede nella disciplina dei marchi, con riguardo sia alla presunzione della conoscenza di un marchio anteriore, sia alla valutazione delle intenzioni del richiedente al momento del deposito della domanda.

2. Gli elementi rilevanti e il concetto di malafede nella registrazione di un marchio.           

Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 59, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1001[1] (il cd. “RMUE”), che annovera tra i motivi di nullità assoluta del marchio l’eventualità che, al momento del deposito della domanda di registrazione, il richiedente abbia agito in malafede. Come anticipato, gli elementi che rilevano sono essenzialmente due:

- la conoscenza, da parte del richiedente, dell’esistenza e dell’uso del marchio anteriore in uno Stato membro europeo;

- le intenzioni del richiedente stesso al momento del deposito della domanda di registrazione.

Emerge, in relazione a entrambi gli elementi, la necessità di contestualizzare il concetto di malafede – motivo di nullità assoluta del marchio ex art. 59 RMUE – nella fase di registrazione del segno, e più in generale rispetto alla disciplina del marchio.

Tale contestualizzazione rappresenta senza dubbio uno dei punti di interesse della sentenza. Si rileva infatti che, se nel linguaggio comune la malafede riguarda la presenza di uno stato mentale o di un’intenzione disonesta, invece in relazione al marchio la malafede interagisce soprattutto con il (buon) funzionamento del mercato interno, che costituisce un obiettivo del Regolamento sui marchi e che presuppone l’assenza di ogni tipo di distorsione competitiva, quale può essere, ad esempio, proprio la confusione tra marchi[2]. 

Pertanto, l’invalidità del marchio dovuta alla malafede del richiedente sembra emergere in quei casi in cui quest’ultimo abbia chiesto la registrazione non con l’intento di competere onestamente con i propri concorrenti, bensì al fine di minare (disonestamente) l’interesse di altri soggetti, o comunque di ottenere un diritto esclusivo finalizzato al raggiungimento di obiettivi differenti rispetto a quelli tipici del marchio (in particolare, l’indicazione dell’origine del prodotto o servizio)[3].    

L’eventuale presenza della malafede nelle intenzioni del richiedente deve essere oggetto di una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le circostanze del caso. Deve inoltre essere provata da chi la invoca come motivo di nullità del marchio: la buona fede del richiedente si presume fino a prova contraria.        

Una volta eventualmente confutata la presunzione di buona fede, sarà il titolare del marchio contestato a dover fornire una spiegazione della logica commerciale sottostante al deposito della domanda.

3. La conoscenza del marchio anteriore.        

Passando ora al primo dei due elementi rilevanti nella valutazione della malafede del richiedente (cioè la conoscenza, da parte sua, dell’esistenza di un marchio anteriore confondibile e dell’utilizzo di tale marchio in uno Stato membro europeo da parte di un soggetto terzo), la sentenza offre innanzitutto alcuni parametri utili a valutare l’eventuale presunzione di conoscenza.

Tale presunzione potrebbe sorgere in capo al richiedente, ad esempio, da una conoscenza generale del settore economico in cui avviene l’uso dei marchi («general knowledge in the economic sector concerned of such use»), con indicatori come la durata dell’uso, dato che più a lungo il marchio anteriore è attivo sul mercato, più aumentano le probabilità che se ne abbia conoscenza[4].  
Più in generale, ai fini della presunzione di conoscenza del marchio anteriore da parte del soggetto che deposita un marchio successivo, andrebbe considerata anche la tempistica delle attività svolte da tale soggetto: nella fattispecie, il Tribunale ha evidenziato che, appena poche settimane dopo la concessione del marchio contestato, il titolare di quest’ultimo aveva avviato azioni contro l’utilizzatore del marchio anteriore.

Una simile prontezza nell’individuare un marchio già esistente, ma asseritamente non conosciuto al momento del deposito della domanda (e da ciò la pretesa assenza di malafede), potrebbe lasciar supporre che il titolare del marchio confondibile fosse già preparato ad agire contro il marchio anteriore, e che dunque presumibilmente egli già lo conoscesse[5].         

Delle due l’una, insomma: o al momento del deposito il richiedente conosce l’esistenza del marchio anteriore, e allora sta depositando in malafede, oppure non lo conosce, ma in questo caso una rapida azione contro il marchio anteriore potrebbe dare credito all’ipotesi che in realtà la conoscenza vi fosse[6].

Ancora sulla potenziale conoscenza del marchio anteriore, il Tribunale sembra dare rilievo ad altre due circostanze concrete. La prima: che i due marchi siano attivi nell’ambito dello stesso mercato. La seconda: che il titolare del marchio successivo conosca il mercato di provenienza dei prodotti contraddistinti dal marchio anteriore, per il fatto di vendere anch’egli la medesima tipologia di prodotti provenienti da quello stesso mercato[7].  

Naturalmente non si può esigere che il richiedente abbia conoscenza di tutti i propri concorrenti e delle loro attività, tuttavia i due fattori appena evidenziati, uniti in ipotesi a una presenza sul mercato del marchio anteriore che non sia irrilevante, contribuiscono a restringere la cerchia dei concorrenti le cui attività commerciali si possono presumere note a un simile soggetto.

4. Le intenzioni del richiedente.  

Il secondo elemento rilevante ai fini della valutazione circa la malafede riguarda, come detto, le intenzioni del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione. Sul punto il Tribunale ha evidenziato che, nel valutare tali intenzioni, non rileva l’uso che è stato effettivamente fatto del marchio, ma appunto la mera intenzione, al momento del deposito, di usarlo[8].   

L’assenza di un’intenzione di usare il marchio, afferma il Tribunale, va desunta dalle circostanze concrete, e più in particolare «from the complete absence of evidence relating to the commercial activities of the proprietor of the contested mark».         

Il passaggio successivo è dunque quello di valutare la logica commerciale che sottende al deposito. Se tale logica non è indicata e se, come nel caso esaminato, l’unica attività legata al marchio consiste nell’ostacolare un altro soggetto, allora il richiedente potrebbe aver perseguito con la registrazione uno scopo estraneo a quelli relativi alle funzioni del marchio, e in particolare alla funzione essenziale di indicare l’origine dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio.

[1] REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea. Per la precisione, nella fattispecie il Tribunale UE tiene conto ratione temporis dell’art. 52, par. 1, lett. b del precedente Regolamento 207/2009. Tuttavia, le disposizioni rilevanti dei due Regolamenti risultano pressoché identiche, pertanto i rilievi del Tribunale hanno piena validità anche nel vigore del nuovo Regolamento.

[2] «The rules on the EU trade mark are aimed, in particular, at contributing to the system of undistorted competition in the European Union, in which each undertaking must, in order to attract and retain customers by the quality of its goods or services, be able to have registered as trade marks signs which enable the consumer, without any possibility of confusion, to distinguish those goods or services from others which have a different origin» (Sentenza, par. 24).

[3] «…the absolute ground for invalidity referred to in Article 52(1)(b) of Regulation No 207/2009 applies where it is apparent from relevant and consistent indicia that the proprietor of an EU trade mark has filed the application for registration of that mark not with the aim of engaging fairly in competition but with the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark, in particular the essential function of indicating origin» (Sentenza, par. 25).

[4] «…a presumption of knowledge, by the applicant for registration of a sign, of the use by a third party of an identical or similar sign for an identical or similar product capable of being confused with the sign for which registration is sought may arise, inter alia, from general knowledge in the economic sector concerned of such use, and that knowledge can be inferred, inter alia, from the duration of such use. The more that use is long-standing, the more probable it is that the applicant will, when filing the application for registration, have knowledge of it» (Sentenza, par. 29).

[5] «According to the contested decision, the fact that, so shortly after the registration of the contested mark, the applicant’s actions were directed at the intervener and its distributor ‘shows that it was well prepared to target [the intervener and its distributor] and that it already knew about the use of the […] mark […] by the [intervener]» (Sentenza, par. 61).

[6] Il Tribunale rileva, sotto questo profilo, che il titolare del marchio contestato non è stato in grado di spiegare in che modo sia venuto a conoscenza dell’uso del marchio antecedente soltanto dopo la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio contestato (unica situazione che avrebbe evitato, da un lato, la malafede derivante dalla conoscenza del marchio antecedente al momento della domanda, dall’altro l’ipotesi di malafede derivante dalle strette tempistiche tra la pubblicazione della domanda e l’azione contro il marchio antecedente).

[7] «It was therefore necessary, in the present case, to take account of other factors, such as (i) the use of the […] trade mark […] by an undertaking operating on the same market as the applicant, namely by a competing undertaking … and (ii) the fact that the goods covered by both the […] mark […] and those marketed, according to the applicant’s claims, by that applicant were manufactured in China, namely by manufacturers, which were by definition, in competition. Those two factors are sufficient reasonably to restrict the circle of competitors whose commercial activities may be presumed to be known to the applicant, even if it is accepted, as the applicant submits … that it cannot be required to know all its competitors and their activities» (Sentenza, par. 46).

[8] «In that regard, it must be borne in mind that, in the assessment of bad faith, the proprietor of a contested mark in the context of an application for a declaration of invalidity, such as the application at issue, is not required to prove use of that mark. In the context of such an assessment, it is not a matter of examining the use which has been made of that mark, but rather of assessing whether, at the time of filing the application for its registration, it was intended to make use of it.» (Sentenza, par. 68).