Con la recente sentenza resa nella causa C‑382/21 P, la Corte di Giustizia UE ha chiarito alcuni aspetti relativi alla facoltà di rivendicare la priorità unionista per i disegni e modelli comunitari sulla base di una domanda internazionale di brevetto PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti).

In prima battuta, occorre specificare cosa si intende per ‘priorità unionista’. 

Si tratta di una fattispecie istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. In base al diritto di priorità, chi deposita, in un Paese aderente alla Convenzione, una domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità o una domanda di registrazione per marchi e disegni o modelli, gode di un periodo di tempo entro cui può estendere tale deposito verso altri Paesi aderenti, con la conseguenza che anche tale ultimo deposito si considererà effettuato alla data del deposito iniziale. In particolare, la priorità è rivendicabile entro 6 mesi per i marchi e i disegni o modelli ed entro 12 mesi per i brevetti. 

La Corte di Giustizia, con la sentenza in commento, si è trovata a verificare l’applicabilità della fattispecie alla rivendicazione di

priorità, per un disegno o modello comunitario, effettuata sulla base di una domanda internazionale di brevetto PCT. 

In sintesi, la Corte ha affermato che tale rivendicazione può essere effettuata soltanto a condizioni specifiche, e cioè: 

a) l’iniziale domanda internazionale di brevetto PCT deve riguardare un modello di utilità (e non anche un brevetto per invenzione); e 

b) la rivendicazione di priorità deve essere fatta entro 6 mesi dal deposito iniziale. 

Procedendo con ordine, la controversia traeva spunto dal rifiuto, da parte della Terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), di concedere la priorità unionista per una serie di disegni e modelli comunitari, priorità rivendicata sulla base di una precedente richiesta di brevetto depositata a norma del PCT. L’Ufficio europeo ha ritenuto in particolare che, pur in presenza di una definizione PCT di brevetto abbastanza ampia da poter accogliere anche i modelli di utilità, la rivendicazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine, non rispettato, di 6 mesi. 

Il Tribunale UE aveva annullato tale decisione, affermando che: 

a) poiché il PCT non pone distinzioni tra le varie tipologie di diritti che proteggono le invenzioni, era effettivamente possibile rivendicare la priorità di un disegno o modello anche sulla base di una domanda internazionale di brevetto; 

b) nel silenzio del Regolamento CE 6/2002 (Regolamento disegni e modelli comunitari) circa il termine temporale per rivendicare la priorità di disegni e modelli sulla base di una domanda di brevetto, la (presunta) lacuna normativa poteva essere colmata grazie alle disposizioni della Convenzione di Parigi; e nel caso specifico, per il calcolo del termine di rivendicazione della priorità, si doveva aver riguardo alla natura del diritto anteriore: dato che tale diritto anteriore si fondava su un brevetto, la rivendicazione poteva pertanto essere effettuata entro 12 mesi dal deposito PCT, e non entro il più breve termine di 6 mesi, come invece affermato dall’EUIPO.

La Corte di Giustizia europea contesta però il ragionamento svolto dal Tribunale UE sul rapporto tra la Convenzione di Parigi e il Regolamento CE 6/2002. 

A parere della Corte, da una parte le suddette affermazioni del Tribunale eccedono i limiti del Regolamento, e dall’altra l’applicazione diretta della Convenzione, proposta dal Tribunale con riguardo al termine temporale e all’oggetto della rivendicazione, si porrebbe in contrasto col carattere esaustivo del Regolamento. 

Al riguardo, la Corte ha pertanto stabilito alcuni principi rilevanti:

a) innanzitutto, anche se il Regolamento deve essere interpretato conformemente alla Convenzione, è da escludere che essa sia direttamente applicabile in UE; pertanto, non può certo essere utilizzata per colmare eventuali lacune normative del Regolamento; ma la Corte contesta altresì che il Regolamento presenti lacune normative; infatti, esso disciplina con completezza la fattispecie della rivendicazione di priorità, affermando che «chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d’utilità» negli Stati aderenti alla Convenzione «fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito» della priorità per il deposito di disegni e modelli comunitari;

b) di conseguenza, sulla base delle disposizioni del Regolamento, la Corte afferma che soltanto le domande relative ai disegni o modelli e ai modelli di utilità possono costituire una legittima base per beneficiare della priorità per i disegni o modelli comunitari; il brevetto PCT per invenzione, invece, non può costituire una valida base per la priorità di disegni e modelli (principio dello «stesso oggetto» della rivendicazione);

c) la Corte afferma, infine, che il termine temporale per la rivendicazione di priorità per disegni e modelli comunitari è di 6 mesi; sotto tale profilo, il fatto che il Regolamento non si esprima sulle tempistiche della rivendicazione basata sui brevetti per invenzione, piuttosto che costituire una lacuna normativa, rappresenta la riprova del fatto che i disegni o modelli comunitari non possono rivendicare la priorità per tale tipologia di brevetto.